Strategische Fragen

Patentanwalt Dr.-Ing. Lukas Tanner LL.M. in Bochum

in Kooperation mit Rechtsanwalt Dr. Thorsten Graf aus Herford, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

 

 

"Patentstrategie" - ein Begriff, welcher viel verspricht, doch nicht greifbar oder umsetzbar ist? Ist ein Mittelständler nicht schon froh, wenn er zwei bis fünf Patente hält und diese nicht angegriffen werden, er daraus aber mit guter Rechtssicherheit hervorgehen kann? Was bedarf alles strategischer Überlegungen? Wer behauptet, er fahre eine bestimmte Strategie? Schreibt sich das nicht jeder gern auf die Fahne? Schon die Frage, in welchem Umfang eine Vorab-Recherche vor der Entscheidung einer Patentanmeldung oder eines Einspruchs vorgenommen wird, kann strategischer Art sein. Ein Beispiel dazu weiter unten.

 

Nicht nur bei einem Unternehmenn mit breitem Patentportfolio, sei es mit breitem technischen oder territorialen Spektrum, sondern auch bei nur einer einzigen Patentnanmeldung kann man wohl von "Patentstrategie" sprechen. Warum eine eigene Patentstrategie?

 

Auch ein vergleichsweise junges oder kleines Unternehmen muss sich die Frage stellen, in welchen Bereichen es vorne mit dabei sein will und eine eigene Entwicklung finanzieren will, und in welchen Bereichen eine Kooperation oder eine Lizensierung wirtschaftlicher ist. Hierbei kann ein Blick auf bereits bestehende Prüfnormen (DIN SPEC 1060) für ein Audit von unternehmensinternen Prozessen im Zusammenhang mit gewerblichen Schutzrechten hilfreich sein, oder auf Instrumente der Patent- oder Markenbewertung (DIN 77100 oder ISO 10668 oder VDI-Richtlinie 4506). Im Ergebnis kann erkannt werden, in welchen Unternehmensbereichen gewerbliche Schutzrechte intensiviert angemeldet oder eher mit weniger Aufwand weiterverfolgt werden sollen, z.B. nicht mehr aufrechterhalten werden sollen.

 

Denn eine sicher zentrale Frage für jeden Unternehmer ist: Eigenes Know How schaffen oder fremdes Know How nutzen? Stellt man sich als "Ideenschmiede" auf, welche auch solche Ideen schützen lässt, die im eigenen Unternehmen wohl niemals umgesetzt werden - oder bleibt alles in der Schublade und wird im Konfliktfall einfach lizensiert? Der Stellenwert von geisitgem Eigentum wird meist unterschätzt. Schlagzeilen wie "Das weltweite Lizenzierungsvolumen stieg in den Jahren von 1990 bis 2000 von 15 auf 100 Miliarden USD" oder "50 bis 70% des Bruttosozialproduktes basieren in den USA auf der Umsetzung von gewerblichen Schutzrechten" mögen plakativ klingen, wurzeln aber aus der Tatsache, dass durch Vernetzung und Transparenz das geisitge Eigentum mehr und mehr an Bedeutung gewinnen wird, und damit die Lizensierung. Wer macht was mit/für wen zu welchen Konditionen?

 

Freilich wird ein Unternehmen in vielen Fällen bestrebt sein, eigenes know how aufzubauen. Jedoch sollte die Option einer Lizensierung nicht gleich (insbesondere nicht aus Stolz) von der Hand gewiesen werden. Durch Lizensierung können Vertriebspartnerschaften entstehen, es können Über- oder Unterkapazitäten ausgeglichen werden, und es kann ggf. auch eine Brücke zu einem vermeintlich "feindlichen" Wettbewerber geschlagen werden. kosten für Lizensierung lassen sich meist recht einfach kalkulieren, prognostizieren, und auch vermeiden, indem eine Lizenznahme wieder beendet wird. Warum sollte es z.B. keinen Sinn machen, sich im Inland durch Zusammenschlüsse stärker aufzustellen, insbesondere um gegenüber Konkurrenz aus Fernost bestehen zu können? Ob nur eine ausschließliche Lizenz (ein einziger Lizenznehmer), oder auch eine einfache Lizenz, dabei für Ihr Unternehmen Vorteile bringt, muss im Einzelfall in Hinblick auf eine jeweilige Marktsituation bewertet werden. Dabei ist es wichtig, sich realistische Vorstellungen über eine angemessene Lizenzgebühr zu machen - dass eine zu hohe Lizenzgebühr zu nachträglichen hartnäckigen Auseinandersetzungen führen kann, zeigt z.B. der prominent gewordene Streitfall zwischen Nokia und Bosch bzw. IP-Com.

 

Alternativ zu dieser defensiven Reaktion auf ein Schutzrecht kann in Erwägung gezogen werden, den Rechtsbestand des Schutzrechts eines Wettbewerbers genauer zu prüfen und ggf. in Frage stellen zu lassen, sei es im Rahmen eines Einspruchsverfahrens oder einer Nichtigkeitsklage. Dies ist zwar recht kostenintensiv, führt jedoch nicht selten zum Erfolg: immerhin etwa 2/3 der erteilten Europäischen Patente werden im Einspruchsverfahren entweder abgeändert (beschränkt) oder sogar komplett widerrufen. Eine eigene Stand der Technik-Recherche in Verbindung mit einem Einblick in das Prüfungsverfahren liefert dabei in einigen Fällen bereits Indizien für die Erfolgsaussichten, das Patent zumindest zu beschränken, so dass eine Entscheidung dahingehend getroffen werden kann, ob ein offensives oder defensives Verhalten gegenüber einem Wettbewerber angebracht ist.

 

Ein interessanter Ansatz ist, sich die Patent-Ansprüche eines Wettbewerbers genau anzusehen und zu klären welche dieser Ansprüche vom eigenen Produkt oder Verfahren NICHT verletzt würden, um dann die Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, mit welcher das Patent auf einen dieser Ansprüche beschränkt werden könnte, bevor Lizenzverhandlungen aufgenommen werden.

 

Gern geben wir erste Einschätzungen zu spezifischen "Patent-Situationen" ab, um darauf aufbauend eine Strategie für das Verhalten gegenüber den Wettbewerbern zu erarbeiten. Hierbei ist zunächst einmal die eigene Position zu definieren, jeweils in Bezug auf eine bestimmte Technologie.

 

Beispiel: Strategische Überlegungen vor einer Recherche

Eine schlanke Vorabrecherche könnte mit 750Eur angesetzt werden: Man lässt schnell mal einen prof. Rechercheur in eng eingegrenzten Patentklassen recherchieren. Soll die Recherche eine Entscheidungsgrundlage liefern, verspricht dieses Vorgehen jedoch keine gute Rechtssicherheit.

Variante A Patentrecherche deutsch. Zunächst Recherche auf Deutsch in deutschen Vorveröffentlichungen.

Umfang: mind. acht Stunden Recherche, darauf basierend Auswertung und erste Einschätzung zu Neuheit u. erfinderischer Tätigkeit.

Variante B Patentrecherche in weiteren Sprachen. Ausweitung der Recherche auf englischsprachige und französischsprachige Vorveröffentlichungen.

Umfang: mind. fünf weitere Stunden, darauf basierend weitere Auswertung und ggf. Überarbeitung der Einschätzung zu Neuheit u. erfinderischer Tätigkeit.

Variante C Durchsprache Stand der Technik mit Mandant. Hierzu sind Aufarbeitung von mündlichen oder schriftlichen Veröffentlichungen zu zählen, die aus Sicht des Mandanten relevant sein könnten.Hierbei ist insbesondere Nicht-Patent-Literatur zu sichten, welche das Patentamt üblicherweise nicht recherchiert.

 

Variante D Formulieren von Patentansprüchen und Neuanmeldung iVm Prüfungsantrag beim DPMA.

Hierbei müssen ca. Patentansprüche zu der geplanten Neuanmeldung oder dem anzugreifenden Patent formuliert werden und dazu ein Prüfungsantrag gestellt werden.

Kosten ca. 400Eur Amtsgebühr + Aufwand zum Formulieren der Ansprüche. Nachteil: Recherche-Ergebnis frühestens nach neun Monaten.

 

Variante E Formulieren von Patentansprüchen und Neuanmeldung iVm Prüfungsantrag beim EPA. Wie Variante D, nur Amtsgebühr abweichend ca. 1.750Eur. Die Recherche/Prüfung durch das EPA verspricht mehr Rechtssicherheit als jene durch das DPMA. Ggf. in Kombination mit Variante D.

 

Variante F Beauftragen eines Rechercheinstituts. Unterschiedliche Institute bieten Patentrecherchen an, zu Kosten von etwa 1.500Eur bis über 4.500Eur.

Die Auswertung obliegt dann dem Patentanwalt, also nochmals mind. 3h Aufwand.

Die Varianten sind freilich miteinander kombinierbar.

 

 

Neben Patentstrategien sind möglicherweise auch Marken- oder Design-Strategien zu ersinnen. Ein noch kleines, junges Unternehmen dürfte sich wohl zunächst mit einer Markenstrategie befassen, allein aus Kostengründen:

 

Wann und in welcher Form sollten Marken angemeldet werden? Soll eine reine Wortmarke angemeldet werden, oder besser eine kombinierte Wortbild-Marke? Muss ich das eigene Logo als reine Bildmarke schützen lassen? Soll die Marke farbig oder s/w eingetragen werden? Und: Habe ich Produkte, für welche es sich lohnt, eine eher exotische Markenkategorie zu wählen, z.B. eine Farbmarke, eine Positionsmarke oder eine 3D-Marke?

In vielen Fällen können diese Fragen bezogen auf das Hier und Jetzt relativ leicht beantwortet werden - schwieriger könnte es dann werden, wenn man bereits heute eine gewissen Unternehmensentwicklung mit berücksichtigen möchte und versuchen möchte, sich schrittweise breiter aufzustellen. Also auch bei Marken gilt: Wettbewerbs-Screening vornehmen und eigene Entwicklungspotentiale ausloten, bevor die Entscheidung für Markenanmeldungen gefällt wird. Gut zu wissen ist aber auch, dass langes Zögern nicht viel hilft. Im Zweifelsfall sollte die avisierte Marke möglichst frühzeitig angemeldet werden, denn auch während des Eintragungsverfahrens oder ein sich daran scnhließendem Widerspruchsverfahren können wertvolle Erkenntnisse über die Wettbewerbssituation zutage gefördert werden.

 

 

 

 

 

 

 

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